De vorm van een Kit Kat bestaat uit vier reepjes die aan elkaar vastzitten. Kan die vorm als merk worden ingeschreven, waardoor merkhouder Nestlé het recht zou krijgen om vergelijkbare vormen voor chocoladewafeltjes te verbieden?
Iets kan alleen een merk zijn als het door de consument als merk wordt herkend. Voor het woord Kit Kat is dat bijvoorbeeld geen probleem. Sommige tekens kunnen pas een merk zijn als ze zo intensief zijn gebruikt dat het publiek ze als merk is gaan herkennen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de slagzin ‘have a break’. Verder bestaan er een aantal strengere regels voor vormmerken. Vormen die technisch bepaald zijn, denk aan een schroef of een scheerapparaat, kunnen geen merk zijn. Ook vormen die voortvloeien uit de aard van de waar, denk aan een banaan of een stoel, kunnen geen merk zijn.
Het Hof EU gaf op 16 september twee duidelijke antwoorden:De merkaanvrager moet bewijzen dat de consumenten het product wanneer dit “uitsluitend wordt aangeduid met dit merk” (oftewel: de vorm), zonder “eventuele andere aanwezige merken” (de naam Kit Kat en de kenmerkende verpakking) “percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming”. Ze moeten de vorm herkennen als merk.
De vraag of een vorm te technisch bepaald is om een merk te zijn gaat om de manier waarop de betrokken waar functioneert en niet om de manier waarop deze wordt vervaardigd. Het gaat dus bijvoorbeeld om het ‘technisch voordeel’ van het makkelijk afbreken van een reepje.
Maar het antwoord op de derde vraag geeft weinig houvast. De onderzoeker bij het Engelse merkenbureau had ‘drie wezenlijke kenmerken’ van de Kit Kat onderscheiden:
- De rechthoekige tabletvorm als basis. Dat kenmerk vloeide volgens hem voort uit de aard van de waar.
- De aanwezigheid, de plaats en de diepte van de uitsparingen in de lengterichting van de tablet. Dat was volgens hem technisch bepaald.
- Het aantal uitsparingen dat, samen met de breedte van de tablet, het aantal „reepjes” bepaalt. Dat was ook technisch bepaald.
Het Hof EU zegt nu dat een vorm in zo’n geval geen merk kan zijn als minstens één van de weigeringsgronden “volledig van toepassing is op de betrokken vorm”. Is daar nu sprake van? Dat moet de feitenrechter gaan beslissen.
Vindplaats: ECLI:EU:C:2015:604
