De Jiskefet Encyclopedie bevat beschrijvingen van personages, afleveringen en andere onderdelen van het programma Jiskefet, maar geen foto’s. “Partijen zijn het erover eens dat het Noblesse op zichzelf vrijstaat een boek met deze inhoud te publiceren. Voor een dergelijk boek vormt de titel ‘Jiskefet Encyclopedie’ een zeer voor de hand liggende aanduiding van de inhoud ervan en daarom heeft Noblesse, mede gelet op het grondrecht van de informatievrijheid, een geldige reden voor gebruik van die titel”, aldus het gerechtshof Amsterdam.
Aanvankelijk oordeelde de Rechtbank Noord-Holland dat de makers van deze encyclopedie een disclaimer op het omslag moesten opnemen om verwarring over de herkomst te voorkomen. Hof Amsterdam vernietigde dat oordeel en wees de vorderingen van de makers van Jiskefet alsnog volledig af.
Volgens het hof was er geen sprake ‘gebruik als merk’, maar slechts van ‘ander gebruik’, waarvoor een ‘geldige reden’ bestond. De Hoge Raad bevestigde het oordeel van het hof (ECLI:NL:HR:2023:1484). De Hoge Raad maakte ook duidelijk dat als is vastgesteld dat sprake is van een dergelijke ‘geldige reden’, niet meer onderzocht behoeft te worden of sprake is van ‘ongerechtvaardigd voordeel trekken’. Ook hoeft dan niet meer onderzocht te worden of het gebruik van het merk in overeenstemming is met “de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel”, omdat die voorwaarde is opgenomen in een beperking op het merkenrecht. Daaraan wordt hier niet toegekomen als al een ‘geldige reden’ voor het merkgebruik in kwestie is vastgesteld.
Hieruit blijkt dat de toelaatbaarheid van het beschrijvend gebruik van een merk in een titel kennelijk ook volledig beoordeeld kan worden op grond van deze ‘geldige reden’. Dat geldt dus ook voor de manier waarop dit merk precies wordt gebruikt. Dus als een feitenrechter van oordeel is dat een merk weliswaar beschrijvend, maar bijvoorbeeld te prominent en daardoor misleidend of nodeloos parasitair wordt gebruikt, dient hij aan te nemen dat van een geldige reden geen sprake is en te oordelen dat sprake is “ongerechtvaardigd voordeel trekken” uit de reputatie van het merk of van strijdigheid met “de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel”.
