Als de verkoper van een succesvol ontwerp niet voldoende zijn best doet om namaak van de markt te houden, kan die vormgeving zo gebruikelijk worden dat hij er niet meer op grond van ‘slaafse nabootsing’ bezwaar tegen kan maken. Dit besliste de Hoge Raad op 19 mei 2017 in een zaak over ‘slaafse nabootsing’ van sieraden (ECLI:NL:HR:2017:938, (All Round/Simstars)).
‘Mi Moneda’ is een sieradenlijn die bestaat uit een hanger en daarvoor geschikte munten. De hanger bestaat uit twee door een scharnier verbonden delen en kan worden geopend om er een verwisselbare munt in te plaatsen. Onder de naam ‘Nikki Lissoni’ werd een sterk gelijkend sieradenlijn op de markt gebracht. Mi Moneda maakte daar bezwaar tegen.
In 2010 oordeelde het Haagse Gerechtshof nog dat Mi Moneda voldoende “eigen gezicht op de markt” had om tegen nodeloos verwarring wekkende concurrenten op te treden. In 2012 was Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden echter van oordeel dat het ontwerp inmiddels te zeer was ‘verwaterd’. De Hoge Raad zegt daarover:
“Het eigen gezicht van een product kan afnemen, en zelfs verdwijnen (‘verwateren’) naarmate meer soortgelijke producten op de markt verschijnen en zich handhaven. Voor zover het gaat om slaafse nabootsingen van het product kan van de partij die dit product op de markt brengt, onder omstandigheden dan ook worden gevergd dat zij zich de nodige inspanningen getroost om deze nabootsingen van de markt te weren, teneinde haar product het eigen gezicht op de markt te doen behouden.”
Dit is een belangrijke les: als je de markt niet ‘schoon houdt’ kun je het recht verliezen om tegen namaak op te treden. Deze regel geldt officieel niet voor ontwerpen die door het auteursrecht of door een (geregistreerd) modelrecht zijn beschermd. Die blijven in beginsel beschermd, ook als er veel namaak komt. Dit neemt niet weg dat consequent optreden tegen namaak ook daarbij aan te raden is, omdat je ook bij die rechten in de praktijk ziet dat de beschermingsomvang afneemt als er veel gelijkende producten ongestoord op de markt zijn.
